新专利法下怎样保护外观设计创新？

2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过了关于修改《中华人民共和国专利法》的决定。本次专利法的一个重要修改方面是进一步完善了外观设计相关制度，其中主要包括三个方面的修改：

· 引入局部外观设计制度；

· 引入外观设计申请国内优先权（6个月）制度；

· 以及将外观设计专利权期限延长至十五年。

本文将从外观设计专利实务的角度解读上述三个方面的修改对外观设计创新保护的影响，同时还将对外观设计的审查方式以及新专利法实施前的过渡期内的外观设计专利实务提出一些思考。

>>>什么是局部外观设计？如何利用？

局部外观设计制度是本次专利法修改在外观设计方面最重要的修改点。

那么，何为局部外观设计？

局部外观设计是指针对产品的某一局部所做出的创新设计。局部外观设计的保护在美欧日等国家已经相对成熟。在美欧日的申请实务中，若提交线条图，则用实线表示产品中主张保护的部分，用虚线表达产品中不主张保护的部分；若提交照片或者渲染图，则对产品的不主张保护的部分进行模糊化处理，以表示该部分不在保护范围之内。下图中的左图以虚线表达车辆后视镜的背壳部分，而右图则是以模糊化的方式表达了发动机的下部结构。未来我国或也将采用类似的方式表达产品的主张/不主张保护的部分。在目前国内申请人倾向于使用照片或渲染图的背景下，申请人需要了解新的制图要求，代理机构也应该尽快做好准备以便为委托人提供必要的制图服务。

在申请实务方面，局部外观设计制度的引入，对于申请人或者专利权人来说是一个相当利好的消息，申请人将能够更加全面地保护产品的外观设计创新。

以上图中的后视镜为例，除了后视镜的整体设计以外，镜面和背壳的局部设计也是主要的创新点，申请人很有必要对它们分别进行保护。对此申请人可以考虑提交三件申请，其中一件申请全部采用实线针对整体设计进行保护，另一件申请中的镜面为实线，背壳为虚线；又一件申请中的镜面为虚线，背壳为实线。这样不仅保护了后视镜的整体设计，还分别保护了镜面和背壳的局部设计，拓宽了保护范围，使得对于后视镜的保护更加全面。

此外，引入局部外观设计制度后，申请人在中国递交以美欧日等国外局部外观在先申请为优先权基础的在后申请时，无需再将在先申请中的虚线修改为实线或者将虚线删除，由此使得在后申请可以获得和在先申请相当的保护范围。

在侵权实务方面，局部外观设计制度的引入，对于专利权人来说亦非常有利。

仍以上图中的后视镜为例，如果只保护后视镜的整体，而抄袭者仅局部抄袭了镜面部分，侵权比对时，需要将后视镜的整体与涉嫌侵权的产品进行比对，有可能会因为镜面部分在产品整体中占比较小，对整体视觉效果不具有显著影响，而判定该局部抄袭不侵权。利用局部外观设计制度，申请人针对镜面部分申请局部外观设计专利之后，则将使用镜面部分与涉嫌侵权的产品的进行比对，那么该局部抄袭将会落入专利权人的局部外观设计专利的保护范围，从而可以有效地阻止他人对专利权人的产品外观的局部抄袭。

局部外观设计制度还将对涉及图形用户界面的外观设计申请产生巨大的影响。作为产品的“局部”的图形用户界面将成为合法的保护客体；或将可以使用虚线来表达图形用户界面中显示的不需要保护的图标、文字、符号等元素；界面的布局也有望可以得到保护。下图中为苹果公司的申请号为EU007975511的欧洲外观设计申请，其中界面中用虚线表达的大部分元素为不主张保护的部分，主张保护的是下方两个图标和界面的整体布局。

>>>什么是外观设计申请国内优先权？如何利用 ？

引入外观设计申请国内优先权制度后，申请人在提出一件外观设计申请后，在6个月的优先权期限内，可以再次提交外观设计申请，并享受在先申请的优先权。这使得申请人有了进一步改进完善外观设计的机会。继续以后视镜为例，如下图所示，左图为申请人首次提交的设计，之后申请人对该设计进行了如中图所示的改进。改进后的设计与首次提交的设计十分相似。

当前，如果申请人以中图所示的相似设计再次提交一件外观设计申请，则会因为前后两件申请属于同样的发明创造而不能获得授权。引入外观设计申请国内优先权制度后，申请人可以将相似的改进设计与首次提交的设计进行合案，提交为一件多项外观设计申请，由于可以享受首次提交的申请的优先权，在后的合案申请将可以获得授权。由此，首次提交的设计和改进的设计都可以获得保护。申请人无需等所有设计全部完成以后，再在同一天提出一件多项外观设计合案申请。

需要注意的是，在现行的发明和实用新型的本国优先权制度中，已经被授予专利权的在先申请不得作为要求本国优先权的基础；申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。

如果未来外观设计的本国优先权制度也沿袭上述规则，那么申请人可以考虑如下申请策略：

1）设法使外观设计申请在提交后的6个月内（优先权期限）保持为未授权的状态，争取时间，待改进设计完成。

2）以在先外观设计申请主张国内优先权，将在先申请中的设计和改进后的相似设计于在后申请中一并提出。

仍以后视镜为例，申请人首次提交了上图左图所示的后视镜，三个月后，收到了专利审查部分发出的授予专利权的通知书和办理登记手续通知书。此时，如果缴纳登记费，则该申请将会获得授权，那么申请人的改进设计（上图的中图所示）将无法再以该在先申请为优先权基础提出申请。

建议的做法是，收到在先申请的授予专利权的通知书和办理登记手续通知书后，先不要缴纳登记费，则该在先申请就不会获得授权。待申请人完成了改进设计，届时再以在先外观设计申请主张国内优先权，将在先申请中的设计和改进设计于在后申请中一并提出。这样首次提交的设计和改进的设计都可以于在后申请中获得授权。

上述申请策略中有两点需要申请人额外注意：

第一、优先权期限为6个月，在后申请应于在先申请的申请日之后的6个月内提出，逾期将无法享受在先申请的优先权；

第二、在后申请提出后，在先申请会被视为撤回，若要继续保护在先申请中的设计，则需将在先申请中的设计和改进后的相似设计作为一件多项外观设计于在后申请中一并提出。

此外，申请人还可以以包含上图左图所示的完整后视镜的在先申请为国内优先权基础，为右图所示的镜面部分再申请一件局部外观设计申请，此时在先申请会被视为撤回，但是最终获得授权的在后申请具有更大的保护范围，且在后申请可以要求在先申请的优先权日，这有助于增强该在后申请的专利稳定性。

>>>为什么要将外观设计专利权期限延长至十五年？

新专利法中将外观设计专利权期限延长至十五年，此举主要是为了我国未来加入海牙协定做出的制度准备。

海牙协定全称是《工业品外观设计国际注册海牙协定》，目前全球共有约70个缔约方，海牙协定要求缔约方提供不低于十五年的保护期。

加入海牙协定后，当需要向海牙协定的不同缔约国家提交外观设计申请时，申请人无需针对不同国家提交多件申请，只需用一种语言（英语、法语或西班牙语）、一种货币、缴纳一套费用、向WIPO国际局提交一份国际申请，即可获得一个国际注册，并在一个或多个指定缔约国生效。当前的主要发达国家，如美国、西欧国家、日本、韩国等都是海牙协定的缔约国。通过海牙协定的申请方式在海外获得外观设计的保护可以大大节省申请人的申请费用和申请时间。

>>>外观设计的审查方式会变吗？

当前，专利审查部门对外观设计申请执行的是初步审查，包括形式审查和明显新颖性审查。新专利法引入了局部外观设计制度，自此一个完整设计可以拆分成若干局部设计，这有可能会导致外观设计的申请量的攀升。不仅如此，局部设计的设计元素相对较少，伴随着申请数量的增加，相同或者实质相同的局部设计申请也会增加。如果不进行实质审查，未来可能会导致出现大量问题专利以及滥用问题专利。

实施实质审查必然会提高对于外观设计新创性的要求，对申请人来说，则应该提高设计能力，从整体设计中挖掘出最具有新创性的局部设计。例如，考虑同类产品的惯常设计，将本产品中的与同类产品具有明显差异的特征作为局部申请提交；或者考虑本产品的外观设计的视觉感受，将其中起主导作用的特征作为局部申请提交；又或者考虑本产品外观特征的变化趋势，将未来可能发生改变的特征作为局部申请提交，以作为未来申请的优先权申请。

>>>新法生效前的过渡期

哪些问题值得关注？

对于新专利法生效后的过渡期，还存在一些不清楚的问题，例如，满足何种条件的外观设计专利可以享受15年的保护期？

有两种可能的规则：

1）授权日2021年6月1日之前的尚未届满的外观设计专利，期限可延长到15年；

2）仅授权日在2021年6月1日之后的外观设计专利，期限为15年。

笔者推测专利审查部门有可能会使用上述第2）种规则来界定能够享受15年的保护期的外观设计专利。

基于这样的推测，对申请人提出以下建议：

1）通过较晚缴纳登记费的方式，使得外观设计申请在2021年6月1日之后获得授权。

例如，申请人于2021年6月1日之前收到授予专利权通知书和办理登记手续通知书，申请人可以选择在2021年6月1日之后缴纳登记费，则该申请将于2021年6月1日之后获得授权，该外观设计专利的保护期将有15年。登记费的缴费期有两个月，可以将该申请的授权日期延后将近两个月。

2）以在先申请为优先权基础提出在后申请，使在后申请于2021年6月1日之后获得授权。

例如，在先申请无法等到2021年6月1日之后获得授权。此时，申请人可以该在先申请为优先权基础，提出一件包括该在先申请中的设计的在后申请，此时在先申请视为撤回。该在后申请于2021年6月1日之后获得授权，在先申请中的设计将也获得15年的保护期。

>>>结 语

新专利法虽然已经通过，但是涉及局部外观设计具体实施的很多问题还不明确。

例如，

· 涉及局部外观设计的具体申请文件要求：是否可以使用模糊化的照片或渲染图、局部外观设计的名称应使用完整产品的名称还是产品局部的名称等；

· 局部外观设计的保护范围：是局限于虚实线结合表达的产品，还是可以延伸到图中没有表达的同类产品等；

· 侵权对比原则：是仅对比主张保护的局部，还是仍需参考主张保护的局部在整体中的占比、位置、相对尺寸关系等。

这些问题或将在未来颁布的与新专利法相配合的专利法实施细则、审查指南或司法解释中找到答案。