惩罚性赔偿制度下，企业专利工作需要注意的问题

新修订的专利法规定了故意侵权专利权的惩罚性赔偿制度。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。2021年3月3日，最高法院发布《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》，对适用惩罚性赔偿的情况作出了解释。

第三条规定：

对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：

（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；

（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；

（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；

（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；

(五)被告实施盗版、假冒注册商标行为的;

(六)其他可以认定为故意的情形。

第四条规定：

对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。

被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：

(一)因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为;

(二)以侵害知识产权为业;

(三)伪造、毁坏或者隐匿侵权证据;

(四)拒不履行保全裁定;

（五）侵权获利或者权利人受损巨大；

(六)侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康;

(七)其他可以认定为情节严重的情形。

司法解释将对企业的专利工作产生实质的影响。

首先，企业收到的专利侵权警告信或律师函将会更加频繁。

惩罚性赔偿最常见的触发条件是企业受到警告信或律师函。企业在收到警告信或律师函之后，依然实施侵权行为的，收到警告信或律师函的时期为惩罚性赔偿计算的起点。这里要注意的问题是专利权人的通知方式，一般情况，正式的律师函算作适格的通知，但是专利权人经常通过发送电子邮件、电话、微信、或者网络公开信的方式通知，能否被认定为正式通知，还需要看具体情况。在专利实践中，企业的专利工作者经常会收到各种专利侵权的警告信。专利权人只是笼统地发一封邮件，说自己有相关的专利，索要许可费。这里面有很多个人申请人发出的警告信，如果每封信都要理会，企业可能耗费很多时间。

在以前，很多企业对待这种警告信，最常见的处理模式就是置之不理，或者回复不存在侵权。但在惩罚性赔偿制度下，回复可能意味着已经接收通知，成为触发惩罚性赔偿的条件。所以企业在回复这种邮件的时候需要慎重，至少已经确认过侵权不成立。作为专利权人一方，为了适用惩罚性赔偿，也需要规范侵权警告函的格式，找到适格的接收人，或者委托专业机构处理。

其次，供应链是触发惩罚性赔偿的关键环节。

在企业的供应链中，专利纠纷时常发生，特别是企业在更换供应商的时候，供应商会经常以专利要挟。在合作开始时，供应商通常会将相关专利作为附件。在惩罚性赔偿制度下，企业一旦更换供应商，并且用到这些专利的时候，根据新的司法解释，这种情况就会触发惩罚性赔偿。

站在供应商的角度，这些企业应该更加重视专利的作用，在对外合作中，尽量展示己方的相关专利，这样能够确保合作更有粘性，增加客户更换供应商的成本，客户一旦更换供应商，而且还用到相关专利，就会触发惩罚性赔偿。

站在集成商的角度，企业需要更加注意供应链中的专利风险，对于供应商的核心专利要梳理排查，知晓哪些企业掌握自己绕不过去的核心专利，提前做好预案。

最后，专利许可谈判需要更加专业。

在惩罚性赔偿制度之前，企业在收到许可邀约的时候，最常见的手段是置之不理或者采取拖延战术。但在惩罚性赔偿制度下，许可时间拖得越长对被许可方越不利，因为双方接触或正式收到通知时会成为触发惩罚性赔偿的时间起点。在以前，许可拖延几年，即使专利权人起诉，也不会产生过多的额外赔偿。但在惩罚性赔偿制度下，一旦败诉触发惩罚性赔偿，从谈判开始时计算的许可费会翻几倍。

这就要求企业需要更加重视专利许可谈判，在谈判之前需要进行足够的准备，及时摸清相关专利的情况，尽快达成协议。

惩罚性赔偿制度对企业专利工作既是机遇也是挑战，对企业专利工作的影响是方方面面的。