浅谈标准必要专利的侵权判定

标准必要专利在许多方面有别于一般的专利侵权案件。比如侵权救济不同，标准必要专利侵权在适用禁令方面更加严格；再比如许可费率的计算规则不同，标准必要专利案件受FRAND原则的限制，而一般专利侵权案件则不受此限制。另外，在侵权判定规则方面，标准必要专利也有别于非标准必要专利。

一般的专利侵权认定，是通过比较涉案专利的权利要求与被诉侵权产品，如果涉案专利权利要求所限定的每一项技术特征都能在被诉侵权产品中找到相同或者等同的技术特征，则被诉侵权产品将被认定落入涉案专利的保护范围。而标准必要专利侵权判断则更加复杂，不仅涉及产品与专利的比对，还涉及产品与标准的比对（产品是否实施了所述标准）以及专利与标准的比对（涉案专利是否属于标准必要专利等）。每个案件都进行所述技术比对无论对于法院还是当事人都是很大的工作量。在Fujitsu Ltd. V. Netgear Inc案中，美国联邦巡回上诉法院采用了一种简易的标准必要专利侵权判定的方法，即在产品符合某个行业标准的情况下，直接比较专利与行业标准，而省去产品的技术比对。如果行业标准的“强制性”部分覆盖了权利要求的全部技术特征，那么可以直接认定产品落入标准必要专利的保护范围。这种方法简化了标准必要专利的侵权判定过程，一方面产品符合标准往往比较容易证明，比如3G手机必然符合3G的通信标准；另一方面，省去产品技术特征的比对将极大地降低侵权判定的难度。Fujitsu Ltd. V. Netgear Inc案确定的简易判定方法要求涉案专利是标准必要专利。所以在侵权判定的过程中需要对专利是否属于标准必要专利进行认定。那么问题来了，谁来认定涉案专利是否属于标准必要专利，何时进行认定？部分标准必要专利是在标准制定过程中由标准化组织认定的，也有部分标准必要专利是专利权人自称的。无论属于何种情况，如果诉讼当事人对于涉案专利是否属于标准必要专利出现争议，各国普遍的做法是由法院来最终认定所述专利是否属于标准必要专利。美国也是如此，只是由于美国专利侵权案件采用陪审团制，所以问题更加复杂。下文将从联邦巡回上诉法院在本月初判决的Godo Kaisha IP Bridge vs TCL Communication Technology Holdings Ltd.一案展开说明。在IP Bridge vs TCL一案中，IP Bridge起诉TCL侵犯其两项美国标准必要专利。2018年陪审团审理之后认定TCL侵权成立。审理过程中，陪审团采用了IP Bridge主张的简易侵权判定方法。陪审团做出裁定之后，TCL提交JMOL动议，请求法院推翻陪审团的裁定，但被法院拒绝。TCL上诉，主张在适用Fujitsu简易侵权判定方法之前，法院应当在权利要求解释时进行标准必要专利的认定，即认定一项标准的所有实施方式是否都侵犯涉案专利的权利要求，而不应当直接将侵权判定移交陪审团审理。而IP Bridge认为标准必要专利的认定是一个典型的事实问题，从而应当属于陪审团的审理范畴。法院同意IP Bridge的主张，认为标准必要专利的认定是关于权利要求与标准的强制性部分（符合标准的设备必须采用的部分）是否字面上对应的判断。而权利要求解释则是通过内外部证据来寻求权利要求记载的技术特征的含义的过程。所以，与权利要求解释相比，标准必要专利的认定与侵权分析的过程（比较权利要求的技术特征与被诉侵权产品）更相似。所以，联邦巡回上诉法院驳回了TCL的上诉请求，并裁定当双方就被诉权利要求对于一项行业标准是否实际上必要的问题存在实质争议时，标准必要专利的认定应当由事实问题的裁判者以及陪审团在侵权判断的时候进行解决。

在美国，讨论何时由谁来认定标准必要专利是有意义的，因为法官与陪审团在案件审理中有明确分工，陪审团仅审查事实问题，而法官仅审查法律问题。其中，权利要求的解释被认为是法律问题，应当由法官来完成；而专利侵权的认定被认为是事实问题，应当由陪审团来完成。如果将标准必要专利的认定理解为权利要求解释的一部分，那应当由法官在马克曼听证（Markman hearing）程序中来完成；而如果将标准必要专利的认定理解为专利侵权认定的一部分，则应当交由陪审团审理。

同样的问题在中国可能不构成问题，因为在中国专利侵权案件中的所有争议，无论事实问题还是法律问题都是由法官判断，包括标准必要专利的认定。中国近些年也出现了一些标准必要专利相关的诉讼的案件。但是对于如何对标准必要专利进行认定，一直并没有形成明确的法律规定或者权威解释，也缺乏指导性的案例。在司法实践中，法院也尽量避免对于标准必要专利进行认定。比如在诺基亚公司与华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷中，上海市第一中级人民法院调整了标准必要专利侵权判定的逻辑顺序，先比对产品与专利的权利要求，然后再基于比对结果判断是否进行标准必要专利认定。由于在第一步的比对中产品被认定为不落入专利的保护范围，所以法院直接认定侵权不成立，而无需进行第二步标准必要专利的判断，从而绕过了标准必要专利的认定。