案例分析发明专利的归属如何界定？

发明专利的归属如何界定?看湖北知识产权十大案例之一， “一种环保型埋刮板输送机”实用新型专利权属纠纷案剖析。

“一种环保型埋刮板输送机”实用新型专利权属纠纷案

一审案号：湖北省宜昌市中级人民法院(2014)鄂宜昌中知民初字第00080号

二审案号：湖北省高级人民法院(2016)鄂民终505号

案由：专利权权属纠纷

原告(上诉人)：湖北宜都运机机电股份有限公司(下称运机公司)

被告(被上诉人)：湖北宜都中机环保工程有限公司(下称中机公司)

被告(被上诉人)：嘉兴新嘉爱斯热电有限公司(下称嘉兴新嘉爱斯公司)

裁判要旨：

原单位工作人员完成诉争专利的行为，是否属于劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，应着重审视诉争专利发明人对专利的实质性特点和进步有无作出创造性贡献，需比对诉争专利与原单位图纸所涉技术是否存在实质区别，诉争专利的实质性特点和进步是否源自原单位图纸，谁是对发明创造的实质性特点和进步作出创造性贡献的主体，进而判断诉争专利的权利归属。

基本案情：

运机公司于2014年11月21日诉至宜昌市中级人民法院称：该公司为专门生产、销售埋刮板输送机的企业，辛祖善、裴红汉、毛华曾在该公司从事技术设计工作，后三人辞职，与他人合资参股成立中机公司，中机公司经营范围与运机公司相同。2012年10月17日，中机公司向国家知识产权局申请“一种环保型埋刮板输送机”实用新型专利，专利号为：ZL201220529879.5，发明人为：辛祖善、章平衡、裴红汉、毛华，专利权人为中机公司和嘉兴新嘉爱斯公司。

运机公司认为上述专利属于职务发明创造，嘉兴新嘉爱斯公司原为运机公司客户，并未参加产品技术的研发工作，不应认定为该项实用新型的专利权人，中机公司及嘉兴新嘉爱斯公司申请取得上述专利权，构成对运机公司专利权属的侵犯，请求法院判令：1、专利号为ZL201220529879.5的“一种环保型埋刮板输送机”专利为职务发明，专利权归运机公司所有;2、由中机公司及嘉兴新嘉爱斯公司承担本案案件受理费。

宜昌市中级人民法院认为，诉争专利的申请日在辛祖善、裴红汉、毛华离开运机公司后，而章平衡系嘉兴新嘉爱斯公司员工，故四发明人发明涉案诉争专利的行为不属于《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定的“利用本单位物质技术条件”的情形。运机公司提供的技术图纸并未全部包含诉争专利所涉技术，章平衡作为嘉兴新嘉爱斯公司员工，在参与运机公司合作协商解决问题的过程中，并未全部提出诉争专利技术的综合应用，而中机公司提交的证据可以证明章平衡代表嘉兴新嘉爱斯公司，在诉争专利的发明过程中，做出了一定的贡献，因此对运机公司要求判定诉争专利为职务发明的诉讼请求不予支持。

一审法院依据《中华人民共和国专利法》第六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条之规定，判决：驳回运机公司的诉讼请求。一审案件受理费1000元，由运机公司负担。

一审宣判后，运机公司不服一审判决，提起上诉。

湖北省高级人民法院认为：

1、发明人章平衡系嘉兴新嘉爱斯公司的技术部员工，并非运机公司员工，所以不存在执行运机公司单位任务的情形。涉案专利的申请日为2012年10月17日，时间在涉案专利发明人辛祖善、裴红汉、毛华离开运机公司之后，因此，发明人辛祖善、裴红汉、毛华完成涉案专利的行为，不属于《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款规定的在本职工作中作出的发明创造、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造的情形。

2、诉争专利确在发明人辛祖善、裴红汉、毛华离开运机公司后的1年以内申请，运机公司以其一、二审提交的相关图纸，主张诉争专利发明人完成诉争专利与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。将运机公司提交的相关图纸与诉争专利技术特征逐一比对分析后，认为部分图纸载明的设计人、校核人并非诉争专利发明人，亦或部分图纸真实性存疑，且各图纸所涉技术并非统摄于同一技术方案，得出运机公司的此项主张不能成立。

3、运机公司提供给嘉兴新嘉爱斯公司的污泥刮板机具有易腐蚀、易磨损的技术缺陷，虽运机公司随后提出了技术改进措施，但污泥刮板机的底板、侧板、主导轨的材质仍采用304不锈钢，实际应用中还会出现设备腐蚀和磨损，因此，运机公司的改造方案并未涉及诉争专利中“中间壳体的两侧板、底板安装有高分子聚乙烯衬板，刮板链条的刮板材质为高分子聚乙烯板”的技术特征。运机公司主张裴红汉了解运机公司提出的技术改进建议后申请诉争专利的理由不能成立。

4、嘉兴新嘉爱斯公司在实际使用运机公司提供的污泥埋刮板输送机的过程中，针对设备的技术缺陷提出了相应的技术改进措施，相关改进措施与诉争专利强调的现实意义一致，即合理选择污泥埋刮板机零部件的材质，以延长埋刮板输送机的使用寿命，对刮板链条、中间壳体的结构进行改进，改进后的埋刮板输送机耐磨损、强度高、使用寿命长。章平衡作为嘉兴新嘉爱斯公司的技术部员工，参与了运机公司所供设备的安装、调试和技术磋商，在运机公司未提交相反证据的情形下，依据优势证据规则，认定发明人章平衡对涉案专利作出了技术贡献。综上，湖北省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

点评：

1、本案属职务发明创造权属之争，诉争专利权属的合法认定，对于切实保护企业的创新产权，营造依法保护企业合法权益的法治环境具有重要意义。本案双方同处湖北省宜都市，且经营范围一致。运机公司认为登记在中机公司名下的包括诉争专利在内的四件专利均为员工在其公司工作期间的职务发明创造，分别提起确权诉讼。本案一审法院仅认定一件专利归属运机公司所有，运机公司不服并强烈质疑中机公司一审出示的主张现有技术图纸系伪证，双方对抗情绪严重。本案诉争专利的合法认定，事关双方企业的后续稳定经营及如何拓展竞争实力，影响技术企业的创新发展信心和创新动力。

2、本案确立了以发明人对专利的实质性特点和进步有无作出创造性贡献，作为判断是否属于职务发明创造的裁判规则，具有现实指导意义。职务发明创造的判断标准直接决定了技术成果的归属，对于离职人员作出发明创造的专权利归属，《中华人民共和国专利法实施细则》仅规定退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于执行原单位的任务所完成的职务发明创造。前述法律规定的时间判断因素，究竟是指诉争专利的申请时间在劳动、人事关系终止后1年内之内，还是指诉争专利的授权公告时间在劳动、人事关系终止后1年内，法律对此并无明确规定。前述法律规定的“有关的发明创造”，其相关性需要满足什么条件、达到何种程度、如何判断相关性，法律亦未作出明确规定。

本案判断诉争专利是否属于职务发明创造，并非以发明人曾在原单位从事相关工作，就简单认定诉争专利属于职务发明创造，也没有采取以双方单位的业务范围一致作为划分职务发明创造的标准，而是结合诉争专利的完成时间，着重审视发明人对诉争专利的实质性特点和进步有无作出创造性贡献，采取了谁对发明创造的实质性特点和进步作出创造性贡献，谁即拥有发明创造的所有权的认定标准。此判断标准遵循了鼓励发明创造、促进科技进步的专利法宗旨，秉持不把职务发明创造范围划定过宽、非职务发明创造限制过死的原则，准确调整了单位与个人在发明创造活动中的利益关系。

3、案件所涉技术事实复杂，审理难度较大。本案所涉技术事实纷繁复杂，包括诉争专利发明人在原单位执行相关任务内容、所执行的原单位相关任务是否属于现有技术、诉争专利的发明要点和背景技术、诉争双方分别对客户公司提出的技术改进措施、客户公司的员工对诉争专利的贡献程度等技术事实。

案件审理紧密围绕专利权归属这一争议焦点，在法律及司法解释对该类案件规定较为原则的情况下，逐项分析诉争专利的实质性特点、发明人对诉争专利是否具有实际贡献，分别比对多方图纸所涉技术方案，从诉争专利是否属于发明人在原单位本职工作中作出、完成诉争专利与其在原单位承担的本职工作或分配任务是否相关、发明人对诉争专利是否作出了创造性贡献几个方面进行分析论证，最终得出诉争专利不属于职务发明创造的结论。