专利代理人必读：创造性技术启示判断中如何考量技术构思？

【弁言小序】

创造性判断中，判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。为了使创造性的标准尽可能客观，《专利审查指南》给出了一种判断方法，即“三步法”：(1)确定最接近的现有技术;(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在“第三步”判断中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

从《专利审查指南》后续列举出的几个通常存在技术启示的例子中，通常是将区别特征在其他对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决重新确定的技术问题所起的作用进行比对，判断二者是否相同。如果作用相同，通常都认为存在改进动机，给出了技术启示。而在众多实际案例中，要求保护的发明与最接近现有技术有时存在各自具有完整的技术构思以及完整独立的技术方案的情况，当然，还存在两篇或多篇现有技术也各自具有完整的技术构思以及完整独立的技术方案的情况。在这些情况下，技术构思的考量显得尤为重要，技术构思简单地来说就是解决技术问题的技术改进思路。

本文借助于一个真实案例，从技术构思的角度，具体分析如何判断现有技术中是否存在技术启示。

【理念阐述】

从“三步法”中不难看出，实际的判断者与本领域技术人员之间的差异导致创造性判断中的“第三步”容易受到主观因素的影响。在确定现有技术中是否存在某种技术启示时，审查实践中往往存在“重作用相同，轻改进动机”的理念。

在创造性技术启示的判断过程中，欧洲专利局上诉委员会判例法阐述了“能够-会(could-would)”方法。上诉委员会既定判例法表明，关键不在于技术人员是否能够通过修改现有技术实现这一发明，而在于该技术人员是否会抱有对实际实现的优点的期望(根据所提出的技术问题)，由于现有技术中的提示而实现该发明。技术可行性和没有技术障碍只是可再现性的必要条件，但却不足以认定技术人员实际可实现的效果是显而易见的。

北京知识产权法院(2015)京知行初字第5431号行政判决书亦阐明了类似的一个观点：“判断创造性的关键不是取决于技术手段本身本领域技术人员是否有能力采用，而是基于申请日前的现有技术的教导，本领域技术人员会不会有技术动因确实会采用这样的手段。技术上的可行性及无障碍只是满足再现性要求的必要条件，而不是断定本领域技术人员可以实现故而显而易见的充分条件。”笔者认为，这一观点类似“能够-会”方法，突出了“技术动因”，基于现有技术的教导，判断是否有技术动因确实会采用相应技术手段而去改进最接近的现有技术。

从上述观点可以看出，在创造性技术启示的判断过程中通常存在两方面因素：是否有能力采用、是否会采用。笔者认为上述两个因素可以理解成技术上的可行性层面和动机上的教导性层面。

就技术上的可行性层面而言，本领域技术人员应当从技术上分析现有技术之间能不能结合在一起，结合在一起会不会导致不合逻辑的情况出现或者存在不可逾越的技术结合障碍。存在技术上的可行性并不意味着必然存在技术启示，还需要本领域技术人员的进一步判断，也就是动机上的教导性层面。改进动机应该着重考量现有技术是否给出显式或隐式的教导促使本领域技术人员会去改进最接近的现有技术以结合其他现有技术获得要求保护的发明。也就是说，在考量是否有改进动机时，应当立足于本领域技术人员，基于申请日以前的现有技术判断是否存在动机去进行改进。

在创造性技术启示的判断过程中，应当整体把握要求保护的发明与最接近现有技术的技术构思或者两篇或多篇现有技术的技术构思的情况，充分了解现有技术的发展历程，考虑在技术构思方面的差异是否带来技术结合的障碍。通常来说，一方面，在要求保护的发明与最接近现有技术的技术构思不同的情况下，如果这种构思的不同导致存在技术上进一步结合的障碍，则认为不存在技术上的可行性，在此基础上也必然不存在改进动机;另一方面，在两篇或多篇现有技术的技术构思不同的情况下，如果这种构思的不同导致现有技术之间存在技术上结合的障碍，则认为不存在技术上的可行性，在此基础上也必然不存在结合的改进动机。

【案例演绎】

某案涉及一种扩展物理下行链路控制信道。为了解决如何将单个小区中的控制区域从支持到用于单个小区上通信的用户设备(UE)的下行链路控制信息(DCI)传输扩展到支持到用于在多个小区上通信的UE的DCI传输的技术问题，涉案专利提出的技术手段是扩展UE共用搜索空间(UE-CSS)和/或UE专用搜索空间(UE-DSS)，使单个小区的单个UE-CSS共用于多个小区和/或多个UE-DSS分别对应于多个小区。

对比文件1是RIM公司在3GPP会议中的提案，涉及针对载波聚合的载波指示方案。载波指示方案包括选项1B-0和选项1B-1。在选项1B-1中，不同的物理下行链路控制信道(PDCCH)搜索空间被用作隐式载波指示域(也就是0比特)。现有DCI格式不会被修改。

对比文件2是松下公司在同一次3GPP会议中的提案，也涉及针对载波聚合的载波指示方案。载波指示方案包括选项1、选项2和选项3。选项1使用明确载波指示符比特，每个PDCCH包含载波指示符，其由1-3个比特构成，由于显示比特而增大了DCI大小，需要改变现有的DCI格式。

无效宣告请求人认为权利要求1的技术方案相对于对比文件1选项1B-1的技术方案结合对比文件2选项1的技术方案是显而易见的。

合议组认为，尽管对比文件2公开了每个PDCCH包含载波指示符(CI)，因为载波指示符指明了目标分量载波(CC)，所以可以在CC上同一搜索空间中传输所有PDCCH，但是对比文件2需要改变现有的DCI格式，每个PDCCH包含由1-3个比特构成的载波指示符，即显式比特。然而对比文件1公开的选项1B-1中，不同的PDCCH搜索空间被用作隐式载波指示域(也就是0比特)，现有DCI格式不会被修改。可见，虽然对比文件1和对比文件2均涉及载波聚合的载波指示方案，但是两者属于技术构思迥异的两个并列方案，即对比文件1的选项1B-1和对比文件2的选项1是实现载波指示的两个并列方案，这两个技术构思迥异的并列技术方案存在技术上结合的障碍，在此基础上也必然不存在改进动机进行结合，因而对比文件1和对比文件2没有结合启示。

综上所述，在理解要结合的两篇现有技术的过程中，要注重从其解决的技术问题、采用的技术方案、达到的技术效果等多角度综合分析，在确定二者属于不同技术构思的情况下，如果这种差异导致二者存在技术上结合的障碍，则认为不存在技术上的可行性，难以对这两篇现有技术进行结合。