被最高院否定了吗？等同侵权的可预见性限制

2017年4月，北京高级人民法院发布《专利侵权判定指南(2017)》，其中第60条规定：

“对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。”

笔者认为，根据上述意见，尽管北京高级人民法院给可预见性限制设定了一定的条件，原则上还是承认了等同侵权的可预见性限制。

发布后仅九个月，最高人民法院就在关于200810067071.8发明专利的(2016)最高法民再85号判决书中分析称：

“创新公司主张权利要求1限定了辐条为圆形，明确排除了对其它形状辐条的保护。对此，本院认为，尽管涉案权利要求1限定辐条为圆形辐条，但本领域普通技术人员可以预期其他类圆辐条在高速旋转拦截时也能产生与涉案专利类似的效果。涉案专利的说明书已经载明：‘本发明与圆形板状净化器相比，由于本发明辐条是圆形的，故其正面和侧面均为曲面，不存在圆形板状净化器的阻风等问题，故其净化率高’，由此可见，涉案专利采用圆形辐条是为了解决板状辐条的风阻问题，本领域普通技术人员可以预期其他类圆辐条相对于板状辐条也能解决相同的技术问题，因此，不宜将其他类圆辐条排除在涉案专利的保护范围之外。创新公司的主张本院不予支持。”

最高人民法院上述表述，从方向上，似乎否定了等同侵权的可预见性限制。

一、本案中“圆形辐条”这一项技术特征是否满足等同侵权可预见性限制的条件

分解北京高级人民法院上述规定，适用的构成要件如下：

1a、发明权利要求中的非发明点技术特征;

1b、发明中修改形成的技术特征;

1c、实用新型权利要求中的技术特征;

2、存在替代性技术特征;

3、该替代性技术特征未纳入专利权的保护范围;

4、该替代性技术特征是明知或足以预见到的;

5、判断的时间点是申请时或修改。

其中，1a、1b、1c满足其中任意一项。其他四项必须同时满足。

笔者比较了涉案专利的公开文本和授权文本，其权利要求1是一模一样的，因此排除1b;涉案专利是发明而非实用新型，因此排除1c。

问题在于1a，马春生律师认为，本案中的“圆形辐条”这一技术特征可能属于发明点技术特征，所以最高院的判决与《专利侵权判定指南》第60条并不冲突，也就是说，并没有否定可预见性限制。

虽然涉及专利侵权、确权纠纷中都曾出现“发明点”的概念，包括：《最高人民法院关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》(〔93〕经他字第20号)、《最高人民法院知识产权案件年度报告(2013)》;最高人民法院相关判决书中，25个民事案件以及17个行政案件出现过该概念，但经笔者核查发现，从来没有法律、行政法规、部门规章、立法解释、司法解释定义过该概念。只有最高人民法院在(2013)行提字第21号行政判决书中称：

“一般而言，一项技术方案包含多个技术特征，其中体现发明创造对现有技术做出贡献的技术特征通常被称为“发明点”，“发明点”使发明创造相对于现有技术具有新颖性和创造性，是发明创造能够被授予专利权的基础和根本原因。”

本案中，最高人民法院阐述：

“本院认为，网盘在工作时通过高速旋转的辐条拦截油烟中的液体和固体颗粒同时允许气体通过，在高速旋转的工况下，影响网盘拦截效率和通气效果的主要因素是辐条在网盘上的密度和辐条的直径，涉案专利权利要求1所限定的技术特征‘设置在同一平面内的辐条的直径与辐条的根数的积的值满足大于等于46，小于等于460’及‘辐条的直径以毫米为单位，且辐条的直径大于或等于0.3毫米’即是对该主要影响因素的限定。因此，根据对发明技术方案、技术问题和技术效果的整体判断，辐条横截面积的形状不会产生较大差异。”

也就是说，使发明创造相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征，最高人民法院认为是“设置在同一平面内的辐条的直径与辐条的根数的积的值满足大于等于46，小于等于460”及“辐条的直径以毫米为单位，且辐条的直径大于或等于0.3毫米”而非“圆形辐条”。对于“圆形辐条”这一项技术特征，如上文引用内容，最高人民法院阐述：

“涉案专利的说明书已经载明：‘本发明与圆形板状净化器相比，由于本发明辐条是圆形的，故其正面和侧面均为曲面，不存在圆形板状净化器的阻风等问题，故其净化率高’，由此可见，涉案专利采用圆形辐条是为了解决板状辐条的风阻问题”

也就是说，这点并非是使发明创造能获得授权的根本原因，辐条的密度、直径等才是，辐条的形状则不是。当然，如果被指控侵权一方能够提供现有技术文献证明这一点，会更具说服力，但从本案判决书中看，没有显示这一点。

因此，笔者不同意马春生律师的看法，1a这一条件，“圆形辐条”这一项技术特征是能够满足“非发明点”要求的。

对于第2、第3个条件，被诉侵权产品即采用了替代性特征“六边形辐条”，“六边形”跟“圆形”显然也并非同一个概念，因此理所当然也符合。

对于第4个条件，原本可能还要分析一下的，但如上述引文，最高人民法院在判决书中阐述：

“本领域普通技术人员可以预期其他类圆辐条相对于板状辐条也能解决相同的技术问题”

明确可以预见“其他类圆辐条”的替代性。第4个条件也被满足了。

因此，只剩下第5个条件的分析，判断其时间点了。但由于最高人民法院阐述的是“本领域普通技术人员可以预期”，那意味着，判断的时间点根本不重要，无论是申请时还是行为时，“本领域普通技术人员”都“可以预期”，第5个条件也满足。

如前所述，北京高级人民法院《专利侵权判定指南》第60条，本案中“圆形辐条”这一技术特征是满足的，参考该条规定，等同原则受可预见性限制，应不能主张被诉侵权产品的“六边形辐条”等同于“圆形辐条”。

笔者认为，从某一种角度来说，最高人民法院在本案中否定了等同侵权的可预见性限制。

二、关于等同侵权可预见性限制的故事

美国联邦上诉法院(CAFC)的首席法官Rader在JOHNSON JOHNSTON ASSOCIATES INC v. SERVICE CO INC[1]一案的协同意见中，提出了等同侵权的可预见性限制：专利撰写者理应将申请专利时可以预见的技术方案写在权利要求内，否则不应将其纳入等同保护范围[2]。判决书中认为，可预见性为评估何时应用等同原则设定了客观标准。[3]如果在申请过程中变更是不可预见的，那么专利权人仍然可以获得等同原则的保护。[4]反对意见则认为可预见性与显而易见性接近而令专利权人左右为难。[5]

该案关于美国专利5,153,050号，说明书中描述：“虽然铝是目前基板的优选材料，但也可以使用其他金属，例如不锈钢或镍合金。在某些情况下，可以使用聚丙烯”[6]。但权利要求1中相关的技术特征声明为“铝板”[7]。而被诉侵权技术方案使用的是钢板而非铝板，原告主张等同侵权，结果被CAFC以适用捐献原则为由驳回。

2014年，美国联邦上诉法院的另一件案件RING & PINION SERVICE INC. v. ARB CORPORATION LTD.[8]中，双方的争议焦点再度集中于等同侵权的适用[9]。本判决中，CAFC作出了不侵权的判决，但明确可预见性未否定等同原则的使用[10]。

北京高级人民法院《专利侵权判定指南》2013版的条文，是没有与2017版60条内容接近的条款的，笔者觉得，《北京高级人民法院专利侵权判定指南理解与适用》中，也透露出否定预见性限制的倾向。但之后，2017版的《专利侵权判定指南》，增加了前面介绍的，第60条所记载的，可预见性限制的规范。

三、捐献原则与可预见性限制

我国捐献原则的相关条文可见于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

很明显，只有“说明书或者附图中描述”时，才适用捐献原则。笔者认为，这个适用条件意味着鼓励专利的撰稿人尽可能地语焉不详，尽可能地少提及实施方案，以免主张侵权时，被法院适用捐献原则。

以JOHNSON JOHNSTON ASSOCIATES INC v. SERVICE CO INC中的美国专利5,153,050号为例，在我国最高院的法律规范下，事实上鼓励申请人撰稿时，刻意去除“但也可以使用其他金属，例如不锈钢或镍合金。在某些情况下，可以使用聚丙烯”。这样就可以在侵权诉讼时，主张钢板为铝的等同技术特征，而不适用捐献原则。

显然地，无论申请人写入还是不写入以上的描述，申请人都理所当然地预见到不锈钢等其他材料的可替换性。为了追求这种法律后果，申请人撰写时，理所当然地减少相关的说明。减少的说明，不但加大了文献阅读者理解技术方案的难度，而且，使尽可能地从多种角度阐述技术方案的申请人看起来像不可救药的傻 子，笔者认为法律不该鼓励上述这种小聪明，不能因为申请人的诚实，而受到法律上的制裁。因此，笔者认为最可行的做法，应当是保证，无论申请人是否撰写“但也可以使用其他金属，例如不锈钢或镍合金。在某些情况下，可以使用聚丙烯”的内容，所得到的保护范围是一致的。

本人认为，等同原则的最重要的任务，应当是避免申请日到侵权行为日之间，由于技术发展，出现在申请日时无法预料、描述的技术特征，可预见性限制完全无碍等同原则完成上述任务，但有助于避免鼓励申请人有所隐瞒的申请策略。我国专利法从诞生之日起，就是公开换保护的制度，鼓励申请人公开更多的技术内容，以及至少不鼓励申请人隐瞒相关技术内容，才符合专利法立法目的。从1985年4月1日施行专利法，到本文完成时已经33个年头，申请人理应掌握合理地撰写专利的保护范围，法院不应该仍然像保护婴儿一般，去扮演申请撰稿人的保姆。尤其是这种撰稿人撰写技术上考虑不周的包庇，是以公示的保护范围明确程度为代价的。

(2017)粤73民初162号案判决书中，少数意见与多数意见正正围绕技术特征的等同展开，权利要求中记载的技术特征为“喷气系统与喷水口连接”，而被诉侵权产品中喷气系统与喷水口分开设置，少数意见认为不等同，多数意见认为等同[11]，二者的说理都存在相当主观的一面。如果引入等同侵权可预见性限制，阅读权利要求书以后，显然可以预见一个更加明确的专利权保护范围，而不需要担心法院不断地扩大解释相关技术特征。

综上所述，笔者认为北京高级人民法院的《专利侵权判定指南》第60条才是合理的，不鼓励申请人恶行的解释方法，以免等同原则被滥用。

注释：

[1]参见https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1440393.html

[2]翻译参见：《北京高级人民法院专利侵权判定指南理解与适用》(ISBN 978-7-5093-5627-2，2014年9月第1版，北京高级人民法院知识产权审判庭编)第220页，原文为： the doctrine of equivalents does not capture subject matter that the patent drafter reasonably could have foreseen during the application process and included in the claims.

[3]原文为： foreseeability sets an objective standard for assessing when to apply the doctrine of equivalents.

[4]原文为：In reaching this result, the court suggested that if variation had been unforeseeable during the application process, the doctrine of equivalents would still have been available to the patentee.  

[5]原文提出：Moreover, the concept of foreseeability seems akin to obviousness. Assuming that the concepts are similar, and that foreseeability or obviousness precludes equivalence, would not a plaintiff asserting equivalence have to show that the accused device would not have been obvious, or foreseeable, in order to avoid a finding of nonequivalence?   And would not a defendant have to assert that his device was obvious and hence ineligible for equivalence protection in order to escape liability for patent infringement?   It seems counterintuitive for a patentee to have to assert that an accused device was nonobvious or for the accused to have to assert that it was obvious.   A patentee seeking to establish equivalence wants to show that the accused is merely making a minor variation of his invention, an obvious one, not a nonobvious improvement.   One accused of infringement wants to show that he has made an important advance, not that he is a copier, and that his device was obvious over the patented invention, or foreseeable.《北京高级人民法院专利侵权判定指南理解与适用》(ISBN 978-7-5093-5627-2，2014年9月第1版，北京高级人民法院知识产权审判庭编)第220页也提出了类似的观点。

[6]见于专利文件第5栏第5-9行，原文为：While aluminum is currently the preferred material for the substrate, other metals, such as stainless steel or nickel alloys, may be used. In some instances, such as in laminating plastic credit cards, polypropelene can be used.

[7]原文为：1. A component for use in manufacturing articles such as printed circuit boards comprising:

a laminate constructed of a sheet of copper foil which, in a finished printed circuit board, constitutes a functional element and a sheet of aluminum which constitutes a discardable element;

one surface of each of the copper sheet and the aluminum sheet being essentially uncontaminated and engageable with each other at an interface, a band of flexible adhesive joining the uncontaminated surfaces of the sheets together at their borders and defining a substantially uncontaminated central zone inwardly of the edges of the sheets and unjoined at the interface.

[8]参见：https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1657684.html

[9]原文为：After briefing was complete, the parties jointly stipulated that there were “no issues of material fact regarding infringement under the doctrine of equivalents.”

[10]原文为：The court held that, while foreseeability did not preclude the application of the doctrine of equivalents,……

[11]参见：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MDYxMjczNA==&mid=2650021287&idx=1&sn=e45560f0f1563a1b31f8bffa9306a299&chksm=87a121b6b0d6a8a07f63ee9c2baa1c385bbdc55c28c77f8a31fdd30246407c2ac6b0657988fe&mpshare=1&scene=1&srcid=#rd