方法专利所延及产品的保护范围如何确定？

案情简介：案号(2009)民提字第84号

案涉专利：专利号为00102701.8、名称为“氨氯地平对映体的拆分”的发明专利。

原告(专利权人)：张喜田

被告：石家庄制药集团欧意药业有限公司(简称欧意公司)、石家庄制药集团华盛制药有限公司(简称华盛公司)、石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司(简称中奇公司)、吉林省玉顺堂药业有限公司(简称玉顺堂公司)

原告主张：涉案专利公开了制造左旋氨氯地平(专利直接产品)的方法，由左旋氨氯地平可进一步制得马来酸左旋氨氯地平(原料药)，而由马来酸左旋氨氯地平又可进一步制得马来酸左旋氨氯地平片(成药)。

马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药由中奇公司研发，华盛公司生产了马来酸左旋氨氯地平，欧意公司生产了马来酸左旋氨氯地平片，玉顺堂公司销售了马来酸左旋氨氯地平片。中奇公司、华盛公司、欧意公司和玉顺堂公司的行为均侵犯原告的上述专利权。

被告主张： 原料药和成药均不能由涉案专利方法直接获得，因而不受该方法专利的保护。

争议焦点：方法专利所延及产品的保护范围如何确定。

裁判结果:法院判决驳回张喜田的诉讼请求。

本案需要明确两点事实：1、实施涉案专利权利要求1限定的方法后，直接获得的是“结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐”，而非原告所称的左旋氨氯地平。2、华盛公司和欧意公司生产的产品不仅包括马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片，还包括左旋氨氯地平。

根据再审法院的观点，方法专利权的保护范围只能延及依照该专利方法直接获得的产品，即，使用专利方法获得的原始产品，而不能延及对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平，均属于对上述产品作进一步处理后获得的后续产品，不属于依照涉案专利方法直接获得的产品。

涉案专利权的保护范围不能延及左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平及其片剂，因此，华盛公司和欧意公司生产左旋氨氯地平的行为不侵犯涉案专利的专利权。

《中华人民共和国专利法》第十一条规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

其中，“依照该专利方法直接获得的产品”中的产品的延及范围应当作何理解呢?例如，依照某项专利方法可以直接获得甲产品，对甲产品进行加工、处理后可以获得乙产品，对乙产品进行加工、处理后又可以获得丙产品，……。那么，使用或销售甲产品是否涉及侵权?使用或销售乙产品、丙产品、……呢?按照本案中法院的观点，上述举例中的方法专利的保护范围应当包括该专利方法本身以及依照该方法直接获得的甲产品。具体到本案，涉案专利的保护范围包括专利方法本身以及制造左旋氨氯地平的中间产品(专利直接产品)。而由于华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平均不属于专利直接产品，因而不涉及侵权。

该案于2010年审结，然而2016年的最高法专利侵权司法解释对上述问题作出了不同于该案判决观点的解释，即，对使用专利方法获得的原始产品进一步加工、处理而获得的后续产品的行为，属于“使用该专利方法直接获得的产品”;对于将依照专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品，进行再加工、处理的，人民法院应当认定不属于专利法第十一条规定的“使用该专利方法直接获得的产品”。按照该司法解释，上述案例中的左旋氨氯地平作为依照专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品，属于“使用该专利方法直接获得的产品”，那么，上述案件在该问题上将得出截然相反的结论。

综上可见，方法专利的保护范围既不是仅仅局限于专利方法本身，也并非延及至所有的后续产品，方法专利的保护范围包括专利方法本身、依照专利方法直接获得的原始产品、以及对该原始产品进一步加工后所直接获得的后续产品。企业除了应当避免使用专利方法直接获得的相关原始产品，还应特别注意避免使用基于该原始产品直接获得的后续产品。

另值得注意的是，本案中，欧意公司为了证明其生产左旋氨氯地平的方法不同于涉案专利的方法，先后提交了一份专利申请公开说明书以及授权公告的发明专利说明书、在国家食品药品监督管理局备案的工艺流程记录、生产记录、《马来酸左旋氨氯地平工艺规程SOP-MPP-W017(00)》等证据，用于证明其系使用自有方法制造左旋氨氯地平，并未使用涉案专利方法。法院通过现场试验(按照欧意公司的专利方法)证实了欧意公司是依照自有方法制得左旋氨氯地平。这就提醒企业，需要在日常研发和生产过程中增强自主知识产权意识，对于自主研发过程中所涉及的技术方案要及时采用专利的形式进行保护，当涉及侵权纠纷时，企业方能及时有效地提供相关证据以自证清白。